(一)商标使用证据的收集
商标的使用证据是应对商标撤三程序的核心,2017年《商标审查及审理标准》中列举的商标使用证据的形式相对比较全面,可以参考借鉴:
1、商标使用在指定商品上的具体表现形式有
(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。
2、商标使用在指定服务上的具体表现形式有:
(1)商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;
(2)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。
3、用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料,应当符合以下要求:
(1)能够显示出使用的系争商标标识;
(2)能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上;
(3)能够显示出系争商标的使用人,既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在;
(4)能够显示出系争商标的使用日期,且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;
(5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用;
4、以下情形,不被视为商标法意义上的商标使用:
(1)商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;
(2)未在公开的商业领域使用;
(3)仅作为赠品使用;
(4)仅有转让或许可行为而没有实际使用;
(5)仅以维持商标注册为目的的象征性使用。
(二)证据链的运用
从撤三程序实践来看,从商标局到商标评审委员会再到法院,往往越往后,司法、行政机关对商标使用证据的审查强度逐步增大、要求越发严格。商标使用证据,最好是应当能够全面显示使用的商标标识、使用的商品或服务项目、使用形式、使用主体、使用时间以及使用地域范围等信息,而实际上很难有哪个单一的证据可以完整呈现这些信息,那么单一的证据就有可能不被司法、行政机关认可,因此,更为有效的方式还是应当考虑将证据结合以形成完整证据链。比如,提供实际的产品以及产品包装,能够显示具体的商标图样、生产时间(生产批号)、生产主体信息;提供产品的销售合同,可以显示产品的销售价格、数量、销售时间、地域范围情况;提供合同对应的发票、收据、转账记录等,可以证明合同的实际履行、支付情况;提供相应的出入库数据、运输记录,可以证明商品的实际流通情况;提供与产品有关的媒体报道或者展会信息等,可以进一步佐证前述证据的真实性。这种情况下,证据链的证明力就会单一证据证明力高出很多,也容易被司法、行政机关认可。如果实践中难以寻找相互印证的证据,形成完整证据链,那么就需要通过增加证据的数量,但凡是实际使用商标的证据,就尽可能多提供,从而在整体上反映真实使用商标的意图和事实。
(三)主动防范撤销风险
和传统的民事诉讼举证“谁主张,谁举证”原则不同,撤三程序中,“撤三”的申请人几乎没有举证责任的要求。商标权利人负有全部的举证责任,包括“撤三”发起人、商标行政机关以及法院都是证据的审查者。虽然商标的实际使用状况权利人是最为清楚的,但在这样一种单向的举证责任中,商标权利人举证压力是非常大的。因此,未雨绸缪主动防范撤三风险就显得相当必要了。
1、主动监测。权利人对于自己的商标应当建立相应的档案,区分商标的性质、作用,分类管理,随时监测商标的状态及市场上与商标相近似品牌的商业发展情况,对于防御性商标等应当重点关注。
2、风险评估。对自身的商标情况进行风险评估,特别是注册在主营业务范围之外的类别上的商标,评估商标被撤销的风险及可能的撤销之后对自身品牌的影响,以采取适当的方法应对。
3、尽量使用。权利人对于自己的商标应当尽量使用,并妥善收集保留使用证据,对于即将满三年,但使用证据留存较少的商标,应当适当加强使用。如果自身使用确无必要,也可以考虑将商标许可他人进行使用。
4、权利延续。对于已经被提出撤三的商标或者将被提出撤三的商标,可以立刻提出新的申请,即使被提撤销的商标最终被决定撤销,新申请的商标若能获准注册,也可以延续在先的商标权利。